李鬼频出，“注册商标”能否成为挡箭牌？

 —— 爱世克私与泉州奇某公司、徐某某侵害商标权纠纷案评析

 

近年来，一些不法商家为了傍名牌、搭便车，同时为了规避风险，往往会选择与知名品牌在同一类别注册近似商标，或在近似类别注册相同或近似的商标，再通过变形使用的方式，混淆相关公众。当权利人向执法部门投诉时，他们往往又拿出商标注册证，声称自己是合法注册的商标，为执法部门造成困扰。

有些人认为上述行为仅属于《商标法》第四十九条规定的商标不规范使用行为，对这样的“商标不规范使用行为”是否可能同时构成商标侵权，能否对行为人进行处罚存在争议。

事实上，理论界对此早已达成共识，如果不规范使用达到与他人注册商标相混淆的效果，则超出其合法权利边界，构成商标侵权。《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款也有相应规定，“原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理”。但实践中，仍然会有部分工商、海关等行政执法部门对此存在犹疑，最后出现无法认定的情况。

基本案情

2011年5月份，泉州奇某公司在广交会上展出下列图二中的鞋品。图一商标的持有人株式会社爱世克私以泉州奇某公司使用在鞋子的标识与其注册商标构成近似为由，向广交会知识产权贸易纠纷投诉站进行了投诉，大会投诉站对涉嫌侵权的产品进行了下架处理。
 

2013年8月23日，厦门海关查验过程中发现泉州奇某公司出口了带有上述图二标识的相同款式鞋子9599双，并进行了拦截。后因泉州奇某公司提供了庄燕鹏第5647108号 “  ”图形商标的授权许可证明，厦门海关无法在法定期限内作出侵权认定，对产品进行了放行。

2013年11月10日，福建省南安市工商局在徐某的经营场所检查时，再度查获上述图二的鞋子700双。根据徐某的供述以及徐某所提供的授权委托书、下单合同，这些产品是由泉州奇某公司委托其加工生产的。

法院观点

关于此案的定性处理，二审法院进行了深入而细致的分析：
 

（一）泉州奇某公司在出口商品上使用被控侵权“”标识的行为属于商标法意义上的使用行为

首先，泉州奇某公司的出口系直接贸易出口，其是将商品直接销往土耳其，即意味着其生产的运动鞋在海关出口时，已经完成了销售，进入到运输阶段，与涉外定牌加工属于不同的情形，不能将涉外定牌加工的裁判规则运用于直接贸易出口的案件。其次，虽然泉州奇某公司出口商品的购买者位于土耳其，但其销售行为在我国境内就已经完成，国外进口商在中国境内购买商品时，是根据不同的商标标识对商品提供者进行区分的，故泉州奇某公司的被控侵权“”标识已经在中国境内产生识别商品来源的作用。根据《商标法》第四十八条的规定，“本法所称的商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”，泉州奇某公司在出口商品时使用被控侵权“”标识的行为构成商标意义上的使用。

（二）被控侵权“”标识与爱世克私公司注册商标“”构成近似，容易引起相关公众混淆

首先，爱世克私公司的“”商标在世界多个国家和地区进行了注册，该商标在专业跑步运动鞋领域，具有较高的知名度和识别度。其次，将被控侵权“”标识与“”商标比较，二者的图案和线条构成基本相似，区别仅在于被控侵权“”标识没有闭合，但二者在整体视觉效果上并无明显差异。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条的规定，认定商标近似，应当考虑涉案商标的显著程度、市场知名度等具体情况，在考虑和对比图形的构图和颜色，或者各构成要素的组合结构等基础上，对其整体或者主要部分是否具有市场混淆的可能性进行综合分析判断，故被控侵权“”标识与爱世克私公司注册商标“”构成近似。
 

（三）泉州奇某公司主张其在出口商品上使用被控侵权“”标识是对庄某已注册商标“”的使用的抗辩理由，不能成立。

首先，根据《商标法》第五十六条的规定，“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限”。在庄某“”与爱世克私公司的“”商标合法共存的情况下，泉州奇某公司作为“”商标的被许可使用人，应当严格按照商标法的规定规范使用“”商标。其次，经过比对可以发现，泉州奇某公司使用的被控侵权“”标识，与其被许可使用的庄某“”商标相去甚远，而更为接近爱世克私公司的“”商标，既未做到规范使用，也未对合法共存的商标做合理的区分和避让，故其行为构成对爱世克私公司“”注册商标专用权的侵害。

裁判结果

根据上述分析，福建省高级人民法院终审判决泉州奇某公司立即停止侵权行为，赔偿爱世克私公司经济损失40万元。

案件评析

该判决书明确对注册商标不规范使用的行为作出了界定：1）注册商标，如果仅仅是不规范使用，应当按照《商标法》第49条之规定予以改正；2）但如果不规范使用的同时，还与他人注册商标构成近似，未对合法共存的商标做合理的区分和避让，易使相关公众对商品或服务的来源产品混淆，则属于《商标法》第五十七条第一款第二项规定的商标侵权行为，应当承担侵权责任。

追溯商标法的立法本意可知，《商标法》旨在为商标使用、商标注册行为提供良好的秩序规范。《商标法》对于商标的保护是以“注册”为原则的，除非法律另有规定，《商标法》对于注册商标的保护是以注册图样、核定使用的商品项目为限的。超出核定商品范围，或擅自改变注册商标的图样，均不再享有商标专用权。

故在此种情况下，是否构成商标侵权，应以商标实际使用形态与他人注册商标之间进行比较。擅自改变注册商标图样，与他人注册商标近似，容易造成相关公众混淆的，属于商标侵权行为，需承担相应的法律责任。对于不规范使用商标的行为，工商行政管理部门在执法时，应当将被控侵权商品上的实际使用商标形态与投诉人商标进行比对，如果构成近似，可能导致相关公众（不限于国内消费者）混淆的，应当作出侵权认定，避免所谓的“注册商标”成为李鬼的挡箭牌。

附二审判决书：